網域名稱爭議,其法律性質屬私權爭議,故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序,原則上係採辯論主義,亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據,做為決定之基礎,當事人未主張之事實或未聲明之證據,專家小組除依其職權進行調查者外,無須加以斟酌,而專家小組做成決定之證據資料,以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則,並輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-001 , 7.1 , 「 m-ms.com.tw 」 案) 。
依「處理辦法」第 5 條第 1 項規定:「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊,具有下列情事為由,向爭議處理機構提出申訴:
一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」
第 5 條第 1 項所規定之三款情事必須全部成立,始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較,即可得知。在「處理辦法」之規定中,如僅指稱數種情形之一者,其所使用之文字為「有下列情形之一」(例如第 4 條、第 14 條)、「有下列各款情形之一者」(例如第 5 條第 2 項);反之,若未特別明示,則指數種情形之全部(例如第 3 條)。此外,參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 之規定: "Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith." ,亦可知該三種情事必須同時具備,申訴始能成立,本件專家小組亦採同一見解。
查臺灣泛英網域名稱(即省略 org 、 edu 、 com 屬性之網域名稱)註冊服務自 2005 年 11 月 1 日 起開放註冊,並採取「先申請、先發給」原則( First come, first serve. ),且規定有「優先申請註冊期間」,惟此項機制,係為導入泛英網域名稱而設計之機制,並非排除「處理辦法」之適用,此觀諸申請泛英名稱之註冊人,仍需填寫「網域名稱申請同意書」,其第 7 條規定:「註冊申請人同意如與第三人就其所註冊之網域名稱產生爭議時,悉依『財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法』及『財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點』等相關規定處理。」即明。
關於舉證責任之分配,申訴人首需就系爭網域名稱如何符合處理辦法第 5 條之要件提出說明,並提出必要之證據;而註冊人則需就依據處理辦法第 5 條之規定,不需加以移轉或取消提出說明,且須提出必要之證據。超過此部份之主張或舉證,專家小組雖非不得參考,惟於作成決定時,仍應依據處理辦法之規定而為判斷。
系爭網域名稱 與申訴人之商標及事業名稱相同或近似而產生混淆 :
按「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定,係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似,並因而產生混淆。本要件之成立,雖然涉及相同或近似之判斷,然而並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為已足,尚必須就是否有產生混淆加以判斷。至於當事人營業項目或商標權指定之商品類別是否相同或類似,雖然是商標註冊與侵害判斷上之要件,然而並非依本「處理辦法」處理網域名稱爭議時所應考慮者(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2002-003 , 7.4 , 「 ps2.com.tw 」 案)。
又 倘系爭網域名稱,依整體觀察方法,在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似,而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意,仍有混淆誤認之虞者,便符此項要件,至於申訴人之商標是否為「著名商標」,並非所問 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-004 , 7.6 , 「 cesar.com.tw 」 案)。然而,知名度之高低,對於是否造成混淆之判斷,實際上往往有所影響,通常具有愈高知名度之商標或事業名稱,則他人使用相同或近似之網域名稱,愈容易產生混淆(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-006 , 7.3 , 「 michelin.com.tw 」 案;及案號: STLC2002-006 , 7.3 , 「 xbox.com.tw 」 案)。
查「 PLAYBOY 」及其系列商標係申訴人所有之商標,除已於澳洲、美國 、奧地利、阿根庭、巴西、加拿大、智利、丹麥、法國、芬蘭、德國、希臘、香港、匈牙利、冰島、印度、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、丹麥等全球數十國獲准註冊外,並自 1975 年 10 月起,陸續於國內獲准註冊為第 78426 、 84680 、 85558 、 139486 、 139487 、 135956 號 … 等 80 餘件單獨或結合「 PLAYBOY 」外文之商標在案,現均仍在專用期限內,此有申訴書「附件 1 」及「附件 2 」在卷可稽,並為註冊人所不爭執,堪可採信。上述「 PLAYBOY 」商標並多次經智慧財產局肯認「知名度並臻著名」,有申訴書「附件 3 」及「附件 4 」等資料為憑 ,足認「 PLAYBOY 」為具有高知名度之商標。是以註冊人使用相同或近似於申訴人商標及事業名稱之網域名稱,相較於不具知名度之商標,更易使人產生混淆。
系爭網域名稱 「 playboy.net.tw 」及「 playboy.tw 」之 主要部分「 playboy 」與申訴人英文事業名稱「 Playboy Enterprises International, Inc. 」 之特取部分「 Playboy 」 ,於外觀、讀音、意義上,均屬相同。 況 依一般網路之使用習慣,英文大小寫經常可以互換而毫無區別,例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別,甚至有優先輸入小寫之習慣 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-005 , 7.3 , 「 skii.com.tw 」 案) 。 基於系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱均為相同之考量, 本件 足認將使一般消費者與網路使用者無從分辨二者之主體性,而有混淆誤認之虞。
系爭網域名稱 與申訴人之網域名稱相同或近似而產生混淆 :
申訴人據以申訴之網域名稱,應包含於「處理辦法」所規定之「申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識」中。按本「處理辦法」係 TWNIC 參酌 ICANN ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers )之 UDRP ( Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy )所擬訂完成,而 UDRP 僅適用於他人「商標」遭惡意搶註為網域名稱之爭議處理,因此得利用 UDRP 進行網域名稱爭議處理之範圍較為狹窄。有鑑於此, TWNIC 在研擬本「處理辦法」時,便擴張其可以適用之範圍,而形成現行「處理辦法」中第 5 條第 1 項第 1 款之規定。準此以言,凡是能夠如商標、標章、姓名或事業名稱一般,供大眾區別商品或服務來源之標識,亦得利用本「處理辦法」,處理他人網域名稱與其間之爭端(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2004-006 , 7.3 , 「 easybank.net.tw 」 案)。
網域名稱與商標不同,判斷系爭網域名稱是否與申訴人之網域名稱相同或近似而生混淆時,應就國家碼、屬性碼及自取外文字樣整體加以判斷。目前 TWNIC 提供多種類之屬性型網域名稱供各界申請使用,包括「 .com.tw 」、「 .net.tw 」、「 .idv.tw 」、「 .org.tw 」以及近來新增「 .game.tw 」、「 .ebiz.tw 」等,一般消費者未必知悉背後所代表之不同身份、資格與條件。部分公司行號為增加網路之曝光率,更將可能之各種屬性網域名稱均予以註冊,如某些電信業者既註冊「 .net.tw 」之網域名稱,亦註冊「 .com.tw 」之網域名稱,此類事例,更易使一般消費者忽略不同屬性之差別。(參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2004-006 , 7.3 , 「 easybank.net.tw 」 案)。
判斷網域名稱是否相同或近似,得類推適用判斷商標是否相同或近似之方法,即採用通體觀察、異時異地隔離觀察等原則。據本件專家小組觀察結果,系爭網域名稱「 playboy.tw 」及「 playboy.net.tw 」與申訴人於國內註冊之網域名稱「 playboy.com.tw 」及各國註冊之網域名稱整體觀察無論 外觀、讀音或觀念均 構成近似,對一般消費者與網路使用者而言,實難明確分辨其主體性之不同,而容易誤認系爭網域名稱所連結之網站即為申訴人之網站,是以足認有致混淆誤認之虞。
參照雙方當事人所提出之證據及其他一切資料, 應認為系爭網域名稱已構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所規定之要件。
依「處理辦法」第 5 條第 2 項規定:「有下列各款情形之一者,得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益:
一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前,已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱,銷售商品或提供服務者。
二、註冊人使用該網域名稱,已為一般大眾所熟知。
三、註冊人為合法、非商業或正當之使用,而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式,獲取商業利益者。」
上開 「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款所稱「第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議」,本件專家小組認為應參照 UDRP 4(c)(i) 之規定,即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」( any notice to you of the dispute ),作為判斷的時點。因此,本件應以註冊人第一次接獲有關爭議通知的時間,亦即 2006 年 6 月 13 日 (寄送申訴書予註冊人之日)作為判斷註冊人是否已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當名稱之時點。
註冊人雖辯稱, 其提供遊戲入口網站( www.HiGame.com.tw )免費服務多年,並於電信總局取得之第二類電信執照,其係模仿「 Game + Boy = GameBoy 」之取名方式,故直接取名為「 Play + Boy = PlayBoy 」網域名稱云云。惟所謂第二類電信執照之取得,與系爭二網域名稱之註冊使用,究屬二事;再者,因「 PLAYBOY 」係申訴人商標,且已臻著名,「 PLAYBOY 」亦為申訴人英文事業名稱及屬性型網域名稱之特取部份,已如前述, 反觀註冊人之中文事業名稱「 華網資訊社」與英文名稱「 SinaCom Tech. 」、註冊人代表人名稱「 胡維中」與英文音譯「 H u Wei Jon 」,均與系爭網域名稱「 playboy.net.tw 」及「 playboy.tw 」毫無關聯,且註冊人亦未曾以「 playboy 」取得任何 「商標」、「服務標章」、「證明標章」或「團體標章」之註冊,此有申訴人提出之「附件 7 」可證,並為註冊人所不爭執,難認註冊人 已以善意使用, 因此註冊人主張其係有權利或正當利益,亦難認是實 。
依「處理辦法」第 5 條第 3 項規定:「認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱,得參酌下列各款情形:
一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
二、註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的,係為妨礙競爭者之商業活動。
四、註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」
查本件雖據申訴人稱:「系爭網域名稱『 playboy.tw 』連結網站後,網頁內容係以中英文顯示,該網頁最後一句英文為:『 If you want to purchase the domain name or video conference system, welcome to contact us! Thanks! 』其中文意思為『若您想購買網域名稱或視訊系統,歡迎與我們聯絡,謝謝』,雖註冊人並未指明『 the domain name 』即指系爭網域名稱『 playboy.tw 』,惟一般網路使用者於該網頁看到上開文字後,應會直接聯想註冊人所欲出售之網域名稱即為『 playboy.tw 』」等語 。 惟經本件專家小組實際連結網頁瀏覽結果,上開文句結合上下文應為:「 In order to develop a P2P commerce, the domain name “showlove.com.tw” will match your needs. If you want to purchase the domain name or video conference system, welcome to contact us! Thanks! 」核其內容僅提及網域名稱「 showlove.com.tw 」,並未指明系爭網域名稱,是以尚難依據相關文句認定註冊人即係有意出售系爭網域名稱,亦不得進一步認定 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式,自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益 。
然查,本件申訴人英文事業名稱為「 Playboy Enterprises International, Inc. 」係以「 Playboy 」作為公司名稱之特取部分, 反觀註冊人之中文事業名稱「 華網資訊社」與英文名稱「 SinaCom Tech. 」、註冊人代表人名稱「 胡維中」與英文音譯「 H u Wei Jon 」,均與系爭網域名稱「 playboy.net.tw 」及「 playboy.tw 」毫無關聯,且註冊人亦未曾以「 playboy 」取得任何 「商標」、「服務標章」、「證明標章」或「團體標章」之註冊 , 已如前述 , 其卻註冊系爭二網域名稱, 核其行為可能使申訴人因而被拒於網路入口,進而喪失以消費者熟知之名稱,進入網際網路市場爭取交易之機會 。從而應認 註冊人註冊該網域名稱,係以妨礙申訴人使用該商標、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
再者,依據 UDRP4b ( ii )之規定,判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱,必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件( provided that you have engaged in a pattern of such conduct ),且 WIPO Center 處理網域名稱爭議眾多專家小組決定書中,亦持此項見解 (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna .com" , WIPO Case No. D2000-0847) 。由於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款,並未明文規定此項要件,本件專家小組認為 UDRP 及 WIPO Center 根據註冊人註冊網域名稱之慣行模式,以判斷註冊人註冊系爭網域名稱,是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的,對於專家小組雖無拘束力,但係可供專家小組斟酌考量之因素之一 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-001 , 7.1 , 「 m-ms.com.tw 」 案)。
系爭網域名稱「 playboy.tw 」連結網站後,得以連結進入註冊人另一網域名稱「 chat.hotbook.com.tw 」之網站,並從該網頁進入拍賣網站「 www.bid.net.tw 」。於該拍賣網站之電腦 /PDA/ 網址出售該類別中,註冊人代表人 胡維中 先生亦有註冊其他網域名稱(例如:於競標商品規格說明中,敘述該拍賣網域名稱為大陸金山軟件集團的台灣網址),並於網路出售以獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益(例如:明定得標底價為 12,000 元,價格明顯高於註冊網域名稱時所需之費用)之情事,此有申訴書「附件 13 」可資參照,並為註冊人所不爭執。依據 TWNIC 「 WHOIS 資料庫」所提供之資料可知,註冊人之代表人及連絡方式,分別為「 WeiJon Hu , weijon.hu@msa.hinet.net 及 0960530961 」,而上述拍賣網站內所登載之拍賣貨主為胡維中,與上述英文名讀音類似,且拍賣網站網頁內容標明:「競標商品:網域名稱( KingSoft.COM ),得標底價: 12000 ,尚欲購買者請直接電洽(胡維中, 0960530961 )或傳真( 0943240181 )本公司」。另申訴人於 TWNIC 「 WHOIS 資料庫」查詢到註冊人亦有註冊「 www.mms.tw 」之網域名稱,此亦有申訴書「附件 14 」在卷可稽。綜上足認註冊人確有搶註知名商標或事業名稱為網域名稱之慣性模式。
判斷註冊人是否 為營利之目的,意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址 ,必須依據個案探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意圖,以及是否造成誤導網路使用者瀏覽註冊人網站之客觀事實。
查註冊人業於答辯書自陳:「申請註冊『 playboy.net.tw 』網域後,開始投資建製視訊會議系統『網路咖啡( NetCafe 影音 Pub )影音聊天系統』,該系統為付費產品,針對目標客群為企業(網咖業者等)」及「註冊人使用註冊網域『 www.playboy.tw 』計畫提供 P2P 視訊會議系統予企業客戶,營業權利俱為特許且合法」等語,已足見註冊人申請註冊系爭網域名稱確實具有營利之目的 。
再者,申訴人 自 1975 年 10 月起,陸續於國內獲准註冊「 PLAYBOY 」相關商標並 已臻著名,「 PLAYBOY 」亦為申訴人英文事業名稱及屬性型網域名稱之特取部份,而 註冊人之中文事業名稱「 華網資訊社」與英文名稱「 SinaCom Tech. 」、註冊人代表人名稱「 胡維中」與英文音譯「 H u Wei Jon 」,與系爭網域名稱「 playboy.net.tw 」及「 playboy.tw 」無關,且註冊人未曾以「 playboy 」取得任何 商標註冊,均已如前述 。 是以,註冊人有意使系爭網域名稱 與申訴人之商標、事業名稱或其他標識產生混淆之主觀意圖,應堪認定 。
實務上,一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下,通常會以公司名稱之特取部份或商標之文字部分,來猜測可能之網域名稱,以便進入該公司之網站,例如:於位址列輸入「 tsmc.com.tw 」以進入台灣積體電路股份有限公司(英文簡稱 TSMC )之網站、於位址列輸入「 mcdonald.com.tw 」以進入麥當勞公司(英文名稱特取部份 mcdonald )之網站 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-001 , 7.1 , 「 m-ms.com.tw 」 案) 。因此,欲進入申訴人網站之網路使用者,通常會以「 playboy 」猜測申訴人之網域名稱。網路使用者如因而連結到系爭網域名稱網站,將可能使消費者誤認該網站即為申訴人所架設,或誤認該網站所提供之商品及服務即為申訴人所產製或提供。換言之,註冊人註冊系爭網域名稱,將造成引誘或誤導網路使用者瀏覽註冊人網站之客觀事實。
進而言之, 經本件專家小組查閱確認系爭網域名稱「 playboy.net.tw 」所連結之網站名為「 NetCafe 影音 PUB 」, 而上開網站首頁 並未提供註冊人名稱、地址或代表人等資訊,使網路使用者於進入該網頁時,無法立即明確得知該網頁並非申訴人所有,而可能必須繼續瀏覽該網頁中所提供之其他連結,方知被誤導 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2003-004 , 7.5 , 「 armani.com.tw 」 案) 。況依上開網站所載「 CafePub 網站內容, 依電腦網際網路分級辦法為限制級」等文字及相關照片圖樣,則顯示其具有「成人網站」性質,相對於申訴人於申訴書表明其長期經營「成人娛樂」事業之事實,足認網路使用者誤認該網站或該服務為申訴人所架設或提供之可能性甚高, WIPO Center 處理網域名稱爭議專家小組決定書,亦持此項見解 (Playboy Enterprises International, Inc. v. Tonya Flynt Foundation "playboyonline.com", WIPO Case No. D2001-1002) 。
另一方面,縱使註冊人並未以系爭網域名稱架設網站,而導致網路使用者無法連結系爭網域名稱之網頁內容,仍不影響網路使用者已被引誘或誤導至瀏覽註冊人網站之結果 (參閱資策會科法中心專家小組決定書,案號: STLC2001-001 , 7.1 , 「 m-ms.com.tw 」 案) 。 經本件專家小組查閱確認 系爭網域名稱「 playboy.tw 」 所連結之網站名為「 Showlove Online 」,核其網頁與「 www.showlove.com.tw 」完全相同,此雖與未架設網站之情形尚屬有別,惟其實質上係指向註冊人既有之其他網站,更應認為構成引誘或誤導 網路使用者瀏覽註冊人網站之結果 。
綜上所述,已足認定 註冊人為營利之目的,意圖與申訴人之商標、事業名稱或其他標識產生混淆,引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之事實。
參照雙方當事人所提出之證據及其他一切資料, 應認為系爭網域名稱已構成「處理辦法」第 5 條第 3 項所規定之要件。